La antigua doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo español emanada de las Sentencias de la Sala Primera de 23 mayo 1994 (RJ 1994/3735) y de 6 marzo 1995 (RJ 1995/2147) entre otras, era la que se aceptaba en denominar de la inmunidad registral, aplicando el viejo principio “qui suo iure utitur neminem laedit” (quien usa de su derecho a nadie lesiona).

De acuerdo con esta doctrina de la inmunidad registral, en los casos en que dos partes tenían registradas sus respectivas marcas, la que ostentaba el derecho anterior debía instar la nulidad de la segunda previa o coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante.

Así, conforme a esta antigua doctrina de la inmunidad registral no se estimaba la acción de infracción de una marca en los casos en que existiera otro marca registrada, salvo que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa, o acumulada en la demanda por infracción.

Esta antigua doctrina no es la seguida actualmente por la jurisprudencia comunitaria, y tampoco ahora por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo español que ha experimentado un cambio muy significativo.

Frente a la antigua doctrina de la “inmunidad registral” se alza en la actualidad la del “fin de la inmunidad registral”, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 1ª, de 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 52), en el asunto C-561/11, como consecuencia de la cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca de la Unión Europea.

La cuestión prejudicial planteada era si una marca comunitaria faculta o no a su titular para prohibir que el titular de otra marca comunitaria posterior haga uso de esta última, y si el titular de la primera marca comunitaria únicamente podría ejercitar una acción por violación de su marca si la segunda marca comunitaria fuera anulada. Y si cabría interpretar que el derecho del titular de una marca comunitaria es oponible a cualquier tercero, incluido aquel que haya registrado con posterioridad una marca comunitaria, aunque esta última marca no haya sido anulada previa o simultáneamente.

La respuesta del Tribunal ha sido clara, considerando que la normativa comunitaria no establece una diferencia según el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. Reconoce así, al titular de una marca comunitaria, un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero» el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de signos que puedan resultar lesivos para su marca, independientemente de si ese tercero también tiene una marca comunitaria registrada o no.

En consecuencia, resuelve que el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) la nulidad de una marca comunitaria posterior, como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias. Y que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

Existe solamente una excepción a esta facultad, para el supuesto en que el titular de la marca comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante más de cinco años consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la segunda marca comunitaria, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad.

En efecto, dicho cambio doctrinal sobre esta cuestión  se ha producido como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 21 de febrero de 2013 (C-561/2011) –respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo- que “ el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración de previa nulidad de eta última marca”.

Argumentó tal decisión el Tribunal en que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria”, ya que “reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a “cualquier tercero” sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […] (33).

De manera, continua la Sentencia, que de todo ello se deduce “que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella” (37), por lo que éste “disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior” (39) y si “se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado 1 y 53, apartado 1 del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marca, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar” (40).

En base a la referida doctrina del “fin de la inmunidad registral” establecido por la mencionada Sentencia procede la acción de infracción de marca por el titular de una marca de la unión europea prioritaria y renombrada, de la actora, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad.

En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, Sala Primera, entre otras en las Sentencias siguientes:

  • Sentencia nº 302/2016 de 9 mayo 2016 en el caso DYA.
  • Sentencia nº 520/2014 de 14 octubre 2014 en el caso DENSO

JOSÉ MARÍA IGLESIAS

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