El titular puede cumplir la carga del uso de la marca bien directamente o bien de modo indirecto.

El titular cumplirá directamente esta carga cuando utilice la marca para distinguir productos o servicios fabricados o distribuidos por el propio titular.

La mencionada carga será cumplida de forma indirecta por el titular cuando la marca es utilizada por un tercero previamente autorizado a este efecto por el titular de la marca registrada.

La posibilidad de cumplir indirectamente la carga legal del uso de la marca se prevé expresamente en el actual Derecho europeo de marcas. Concretamente en el actual Derecho europeo de marcas. Concretamente, el apartado 3º del art. 39 de la Ley de Marcas Española de 2001 dispone lo siguiente:

“La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento”.

La cuestión que se planta es de si el tercero legitimado para el uso de la marca puede contar con el consentimiento tácito del titular.

Dicho caso será normalmente el de la licencia tácita, licencia que no resulta de un acuerdo plasmado por escrito, sino de circunstancias (“facta concludentia”) que evidencian la existencia de una autorización. El uso efectuado por un licenciatario tácito es imputable al licenciante a efectos de satisfacción de la carga de uso. Esta conclusión está clara bajo la Ley 17/2001 e incluso parecía adecuada también bajo la Ley anterior, si bien literalmente la Ley 32/1988 solo permitía el consentimiento expreso, al aludir al uso por un tercero con el consentimiento expreso.

La Ley 32/1988 exigía el consentimiento expreso del titular para la imputabilidad del uso, a diferencia de las Directivas Comunitarias:

  • Directiva 89/104/CEE, en el Art. 10.3, textualmente se dice: “El uso de la marca con consentimiento del titular…, se considerará como uso hecho por el titular.”
  • Directiva 2008/95/CEE, en el Art.10.2 textualmente se dice: “El uso de la marca con consentimiento del titular…, se considerará como hecho por el titular.”
  • Directiva 2015/2436/CEE, en el Art. 16, ap. 6 textualmente se dice: “El uso de la marca con consentimiento del titular, se considerará hecho por el titular.”

, del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (2017/1001):

  • Art. 18.2 textualmente dice: “ El uso de la marca de la Unión con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.”

, de los anteriores Reglamentos (40/94 Art. 15.3; 207/2009 Art. 15.2; 2015/2424 Art. 15.2) y del Acuerdo ADPIC (Art. 19.2).

Ahora bien este consentimiento expreso que exigía la Ley 32/1988, también se ha entendido que no significa que el consentimiento esté manifestado a través de la voluntad mediante hechos positivos.

Por este motivo, se entendió que el consentimiento expreso también puede ser tácito.

Los Tribunales han aceptado el uso de la marca para terceros con el consentimiento tácito de su titular, tanto con la antigua Ley de Marcas 32/1988, como con la actual Ley 17/2001 de 7 de diciembre.

Seguidamente se citan algunas sentencias en las que se aplica el uso indirecto de la marca, o bien el uso de la marca por un tercero con el consentimiento tácito de su titular:

  • Sentencia de fecha 16.02.2011 del Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante, proced. 473/2009 caso AFFIRMA
  • Sentencia de fecha 23.10.2008 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Recurso de casación nº 1332/2003

JOSÉ MARÍA IGLESIAS

GENERAL MANAGER

AGUILAR & REVENGA Patents & Trademarks